探討緣由
我國(guó)專利法關(guān)於專利要件之規(guī)定，係規(guī)定於現(xiàn)行專利法(92年版)第22條。其中，第1項(xiàng)關(guān)於新穎性之規(guī)定，係排除所請(qǐng)專利申請(qǐng)前已見(jiàn)於刊物或已公開(kāi)使用、或申請(qǐng)前已為公眾所知悉之發(fā)明。而就前述申請(qǐng)前之情事， 如在其事實(shí)發(fā)生之日起六個(gè)月內(nèi)提出專利申請(qǐng)，並符合以下事由：(1)因研究、實(shí)驗(yàn)者；(2)因陳列於政府主辦或認(rèn)可之展覽會(huì)者；(3)非出於申請(qǐng)人本意而洩漏者；則例外不喪失新穎性(同條第2項(xiàng))。由於第2項(xiàng)各款事由僅排除新穎性之喪失，一般亦稱為新穎性優(yōu)惠期事由。
- 新專利法(100年版)修正前述第22條之優(yōu)惠期*規(guī)定，不但擴(kuò)及新穎性與進(jìn)步性(於設(shè)計(jì)專利者，為創(chuàng)作性)，亦新增「因於刊物發(fā)表者」之事由。亦即，於新專利法得主張優(yōu)惠期之事由包含：(1)因研究、實(shí)驗(yàn)者；(2)因於刊物發(fā)表者；(3)因陳列於政府主辦或認(rèn)可之展覽會(huì)者；(4)非出於申請(qǐng)人本意而洩漏者。然而，於TIPO之審查基準(zhǔn)草案(2013年版)中，將專利公報(bào)排除於「因於刊物發(fā)表者」之外，此一認(rèn)定將影響專利申請(qǐng)人之權(quán)利甚鉅，而有進(jìn)一步探討之必要。
*因該優(yōu)惠期之適用範(fàn)圍並非僅包含新穎性，不宜採(cǎi)用原有新穎性優(yōu)惠期之名稱，今先暫採(cǎi)本法立法理由中之用語(yǔ)，稱為「優(yōu)惠期」。 - 文義解釋
我國(guó)新專利法第22條之條文如下：
可供產(chǎn)業(yè)上利用之發(fā)明，無(wú)下列情事之一，得依本法申請(qǐng)取得發(fā)明專利：- 申請(qǐng)前已見(jiàn)於刊物者。
- 申請(qǐng)前已公開(kāi)實(shí)施者。
- 申請(qǐng)前已為公眾所知悉者。
發(fā)明雖無(wú)前項(xiàng)各款所列情事，但為其所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識(shí)者依申請(qǐng)前之先前技術(shù)所能輕易完成時(shí)，仍不得取得發(fā)明專利。
申請(qǐng)人有下列情事之一，並於其事實(shí)發(fā)生後六個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)，該事實(shí)非屬第一項(xiàng)各款或前項(xiàng)不得取得發(fā)明專利之情事：
- 因?qū)嶒?yàn)而公開(kāi)者。
- 因於刊物發(fā)表者。
- 因陳列於政府主辦或認(rèn)可之展覽會(huì)者。
- 非出於其本意而洩漏者。
申請(qǐng)人主張前項(xiàng)第一款至第三款之情事者，應(yīng)於申請(qǐng)時(shí)敘明其事實(shí)及其年、月、日，並應(yīng)於專利專責(zé)機(jī)關(guān)指定期間內(nèi)檢附證明文件。
當(dāng)解釋該條第3項(xiàng)第2款「於刊物發(fā)表者」事由之「刊物」時(shí)，由於在同條第1項(xiàng)第3款「申請(qǐng)前已見(jiàn)於刊物者」中，亦包含「刊物」，則前後兩款之「刊物」本應(yīng)作相同之解釋。依現(xiàn)行審查基準(zhǔn)關(guān)於刊物之解釋，「專利法所稱之刊物，指以公開(kāi)發(fā)行為目的，而以文字、圖式或其他方式載有技術(shù)或技藝內(nèi)容的傳播媒體，不論其公開(kāi)於世界上任一地方或以任一種文字公開(kāi)均屬之。(頁(yè)2-3-8，2009年版)」亦即，該兩款之刊物均應(yīng)包含臺(tái)灣與外國(guó)之各種刊物，尤其包含各國(guó)之專利公報(bào)。
進(jìn)一步探究該條第3項(xiàng)第2款與第1項(xiàng)第3款所稱「刊物」的差異時(shí)，應(yīng)同時(shí)考量同條第3項(xiàng)第4款事由「非出於其本意而洩漏者」。該第4款既概括包含所有非出於專利申請(qǐng)人之本意而公開(kāi)之情形，則第3項(xiàng)第2款之刊物似應(yīng)限縮於「出於專利申請(qǐng)人之本意而於刊物發(fā)表者」，否則即有重複規(guī)定之虞，此點(diǎn)尚與TIPO新審查基準(zhǔn)草案(2013年版)之解釋意旨相同。
然而，由於新專利法之條文上並無(wú)進(jìn)一步限定第3項(xiàng)第2款之「刊物」屬性，是以，從該條文之文義上，似無(wú)從推導(dǎo)出「專利公報(bào)並非出於專利申請(qǐng)人本意而刊出之刊物」之結(jié)論。
- 外國(guó)立法例
- 日本專利法
依日本專利法關(guān)於新穎性之規(guī)定，係排除所請(qǐng)發(fā)明申請(qǐng)前於日本國(guó)內(nèi)外已公眾週知、已公開(kāi)實(shí)施、以及已刊行於刊物或是透過(guò)網(wǎng)路而使公眾能利用之發(fā)明(日本專利法第29條第1項(xiàng))。而該法於2012年4月1日起施行之(新穎性)優(yōu)惠期事由，係區(qū)分為「違反申請(qǐng)權(quán)人本意之公開(kāi)」(同法第30條第1項(xiàng))以及「依申請(qǐng)權(quán)人本意之公開(kāi)」(同條第2項(xiàng))，並在第2項(xiàng)之條文中，進(jìn)一步排除關(guān)於在各專利公報(bào)或商標(biāo)公報(bào)上登載之事由，亦即，並不能以被登載在專利公報(bào)之事實(shí)，主張例外不喪失新穎性之優(yōu)惠。
依日本專利法之條文，由於「在各專利公報(bào)或商標(biāo)公報(bào)上之登載」係在第2項(xiàng)中被特別排除，因此該等事由在日本似被認(rèn)為是因己意而公開(kāi)，但是卻又明文排除之。 - 韓國(guó)專利法
依韓國(guó)專利法關(guān)於新穎性之規(guī)定，係排除所請(qǐng)發(fā)明申請(qǐng)前於韓國(guó)國(guó)內(nèi)外已公眾週知、已公開(kāi)實(shí)施、以及已刊行於刊物或是透過(guò)官方所限定之網(wǎng)路而使公眾能利用之發(fā)明(韓國(guó)專利法第29條第1項(xiàng))。而該法之(新穎性)優(yōu)惠期事由，係區(qū)分為「依申請(qǐng)權(quán)人本意之公開(kāi)」(同法第30條第1項(xiàng))以及「違反申請(qǐng)權(quán)人本意之公開(kāi)」(同條第2項(xiàng))，並在第2項(xiàng)之條文中，進(jìn)一步排除關(guān)於依條約或法令而在韓國(guó)國(guó)內(nèi)外之申請(qǐng)後公開(kāi)或註冊(cè)公告等事由，亦即，與前述日本專利法相同，而並不能以被登載在專利公報(bào)之事實(shí)，主張例外不喪失新穎性之優(yōu)惠。
依韓國(guó)專利法之條文，由於「各種專利因依法定程序之申請(qǐng)後公開(kāi)」或「註冊(cè)公告」係在第1項(xiàng)中被特別排除，因此該等事由在韓國(guó)似被認(rèn)為是因己意而公開(kāi)，但是卻又明文排除之。 - 中國(guó)大陸專利法
於2009年10月1日施行之中國(guó)大陸專利法中，新穎性係指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬於現(xiàn)有技術(shù)、沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)提出過(guò)申請(qǐng)，並記載在申請(qǐng)日以後公佈的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利檔中(中國(guó)大陸專利法第22條第2項(xiàng))。而其(新穎性)優(yōu)惠期事由，係限定於在政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)上首次展出、在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表、或他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而洩露其內(nèi)容(同法第24條)。亦即，並不能以被登載任何刊物(含專利公報(bào))之事實(shí)，主張例外不喪失新穎性之優(yōu)惠。 - 美國(guó)專利法
現(xiàn)行美國(guó)專利法**第102條關(guān)於新穎性之規(guī)定中，第102條(b)係規(guī)定：「在美國(guó)提出專利申請(qǐng)前一年前該發(fā)明已在美國(guó)或外國(guó)獲準(zhǔn)專利或見(jiàn)於刊物(printed publication)、或已在美國(guó)公開(kāi)使用或銷售」。從該項(xiàng)之反面解釋，例如，在美國(guó)之公開(kāi)使用或銷售至系爭(zhēng)專利申請(qǐng)時(shí)並未超過(guò)一年，即不會(huì)因該項(xiàng)而喪失新穎性，致使該一年期間似成為一寬限期間。然而，依第102條之規(guī)定方式，如不符合其中一項(xiàng)，仍需考慮是否有該當(dāng)於他項(xiàng)，且必須不符合全部的項(xiàng)次，才會(huì)被判斷為具有新穎性。是以，就前述之公開(kāi)使用或銷售，至少尚須考量是否在發(fā)明前在美國(guó)國(guó)內(nèi)已被使用(美國(guó)專利法Sec.102.(a))，方足以確認(rèn)該事實(shí)是否造成新穎性之喪失。此與我國(guó)專利法規(guī)定中，只要符合規(guī)定之要件即例外不喪失新穎性，截然不同。另一方面，前述現(xiàn)行美國(guó)專利法中之「刊物」，並未排除任何專利公報(bào)。
而美國(guó)專利法於2011年的修正中，於第102條有相當(dāng)幅度的變革。首先，該條重新將先前技術(shù)(prior art)區(qū)分成兩類定義：(1)在所請(qǐng)發(fā)明之申請(qǐng)日前已獲準(zhǔn)專利、已刊載於刊物、已公開(kāi)使用或經(jīng)其他方法已使公眾能利用(同條(a)(1))；(2)在所請(qǐng)發(fā)明之申請(qǐng)日前已見(jiàn)於由他人所申請(qǐng)專利之專利公告或申請(qǐng)後公開(kāi)(同條(a)(2))。其次，並分別訂定排除作為前述先前技術(shù)之要件，就前述(1)之先前技術(shù)，如其公開(kāi)揭露係在所請(qǐng)發(fā)明之申請(qǐng)日前一年內(nèi)，且為(A)由發(fā)明人/共同發(fā)明人、或其他直/間接自前者取得揭露內(nèi)容之人所為之揭露；或(B)在此公開(kāi)揭露前，所揭露內(nèi)容已先由前述之人公開(kāi)揭露；則排除其作為先前技術(shù)。而就前述(2)之先前技術(shù)，如其揭露係(A)從發(fā)明人/共同發(fā)明人取得所揭露之內(nèi)容；(B)在揭露該內(nèi)容之專利申請(qǐng)前，已先由發(fā)明人/共同發(fā)明人、或其他直/間接自前者取得揭露內(nèi)容之人公開(kāi)揭露；或(C)截至所請(qǐng)發(fā)明申請(qǐng)日為止，所揭露內(nèi)容與所請(qǐng)發(fā)明係為相同人所有，或有義務(wù)讓予相同人；則排除其作為先前技術(shù)。
由於現(xiàn)行美國(guó)專利法第102條(b) 之規(guī)定，並未排除任何專利公報(bào)；而依前述美國(guó)專利法修正之內(nèi)容，其(新穎性)優(yōu)惠期之規(guī)定方式，已類似於各國(guó)之規(guī)定，亦即，直接將符合要件的公開(kāi)揭露，排除作為先前技術(shù)。其中，依修正後第102條(a)(2)，雖然將他人所申請(qǐng)專利之專利公告或申請(qǐng)後公開(kāi)公報(bào)單獨(dú)規(guī)定，惟該款顯然不包括「本人」所申請(qǐng)專利之專利公告或申請(qǐng)後公開(kāi)公報(bào)。則美國(guó)專利法修正案究竟如何看待「本人」所申請(qǐng)專利之專利公告或申請(qǐng)後公開(kāi)公報(bào)，恐待該法於2013年3月後所出現(xiàn)之相關(guān)判例，才會(huì)有較具體的依據(jù)。
**美國(guó)專利法已於2011年9月通過(guò)修正，而關(guān)於新穎性部分之修正，將於2013年3月開(kāi)始施行。 - 歐洲專利公約
於歐洲專利公約中，新穎性的先前技術(shù)主要包含所請(qǐng)發(fā)明申請(qǐng)前藉由書(shū)面或口頭描述、公開(kāi)使用、或是其他方法致使公眾得以利用之技術(shù)(歐洲專利公約第54條第2項(xiàng))。而其(新穎性)優(yōu)惠期事由，係指相對(duì)申請(qǐng)人或繼承人之明顯違背使用，或是陳列於依公約由官方主辦或官方認(rèn)可的國(guó)際性展覽(該公約第55條)。亦即，並不能以被登載任何刊物(含專利公報(bào))之事實(shí)，主張例外不喪失新穎性之優(yōu)惠。 - 小結(jié)
本文的目的在於探討「專利公報(bào)」是否為我國(guó)新專利法第22條第3項(xiàng)第2款之「刊物」，甚至是否為「出於專利申請(qǐng)人本意而刊出之刊物」。如參考日本、韓國(guó)之規(guī)定，其似將專利公報(bào)認(rèn)定於依專利申請(qǐng)人本意而刊出之刊物，然而於該國(guó)之條文中，又明文特別排除專利公報(bào)作為優(yōu)惠期之事由。至於其他國(guó)家關(guān)於新穎性優(yōu)惠期之規(guī)定，均尚未列入「刊物」而與臺(tái)灣有異，恐難做為解釋臺(tái)灣之參考。
- 日本專利法
- TIPO審查基準(zhǔn)草案之評(píng)析
首先，從專利法之基本精神來(lái)考量，是否應(yīng)將專利公報(bào)列入出於專利申請(qǐng)人本意而刊出之刊物，而將其作為排除喪失新穎性或進(jìn)步性之事由？
由於我國(guó)專利法具有優(yōu)先權(quán)之規(guī)定，亦即「就相同發(fā)明在與中華民國(guó)相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)之國(guó)家或世界貿(mào)易組織會(huì)員第一次依法申請(qǐng)專利，並於第一次申請(qǐng)專利之日後十二個(gè)月內(nèi)，向中華民國(guó)申請(qǐng)專利者，得主張優(yōu)先權(quán)。」如主張優(yōu)先權(quán)之專利申請(qǐng)案，其專利要件之審查，以優(yōu)先權(quán)日為準(zhǔn)；如超過(guò)前述期限而不能主張優(yōu)先權(quán)者，其專利要件之審查，則以申請(qǐng)日為準(zhǔn)。
因此，就優(yōu)先權(quán)為考量時(shí)，例如：某專利先於A國(guó)申請(qǐng)專利，於超過(guò)可主張優(yōu)先權(quán)之期限後，始在臺(tái)灣以相同專利在臺(tái)灣申請(qǐng)專利。該申請(qǐng)案由於已超過(guò)優(yōu)先權(quán)期限而不得主張優(yōu)先權(quán)，當(dāng)A國(guó)對(duì)應(yīng)案在臺(tái)灣對(duì)應(yīng)案申請(qǐng)前已公開(kāi)於A國(guó)專利公報(bào)時(shí)，本得作為臺(tái)灣對(duì)應(yīng)案之先前技術(shù)。但是若將A國(guó)專利公報(bào)列入新專利法第22條第3項(xiàng)之「於刊物發(fā)表者」之事由，而在新穎性與進(jìn)步性上排除以該專利公報(bào)作為臺(tái)灣對(duì)應(yīng)案之先前技術(shù)，無(wú)形中似變相賦予臺(tái)灣申請(qǐng)案主張優(yōu)先權(quán)效力，讓本應(yīng)在臺(tái)灣讓公眾享有的技術(shù)，卻由申請(qǐng)人獨(dú)得，似有不公平之處。因此，若從專利授予之公平性而言，TIPO審查基準(zhǔn)草案(2013年版)之結(jié)論，認(rèn)為專利公報(bào)不屬於出於專利申請(qǐng)人本意而刊出之刊物，不得據(jù)以作為喪失新穎性與進(jìn)步性之例外是由，似有可採(cǎi)之處。
然而，該審查基準(zhǔn)草案中之理由為：「若申請(qǐng)專利之發(fā)明於專利公報(bào)公開(kāi)言技術(shù)內(nèi)容，由於係申請(qǐng)人申請(qǐng)專利所導(dǎo)致者，與申請(qǐng)人因己意於刊物發(fā)表技術(shù)內(nèi)容之情形不同，故不得主張本情事。」按任何在專利申請(qǐng)前的發(fā)表或公開(kāi)都有其商業(yè)上或?qū)W術(shù)上之目的，為何僅排除申請(qǐng)專利之目的？依前述審查基準(zhǔn)草案，似有意將此種情形歸類於優(yōu)先權(quán)的考量，而非優(yōu)惠期之考量。但是對(duì)照於日本、韓國(guó)係在法律條文中明確排除專利公報(bào)，臺(tái)灣僅以解釋的方式限制人民之申請(qǐng)專利權(quán)利，似已超過(guò)法律文字解釋上所能授予行政機(jī)關(guān)之範(fàn)圍，恐有憲法上之疑慮。
另一方面，如鑒於優(yōu)惠期的期限規(guī)定，而在解釋上將所謂「己意」限定於申請(qǐng)人得依自己的意思決定是否於該日期進(jìn)行發(fā)表公開(kāi)，而非由第三人或機(jī)關(guān)來(lái)決定發(fā)表公開(kāi)之日期，則在許多學(xué)術(shù)論文的期刊投稿，亦因期刊審編程序而致生刊登日期的不確定性，似亦應(yīng)排除於「出於專利申請(qǐng)人本意而刊出之刊物」之外。但是若將此等學(xué)術(shù)期刊的刊登排除，則優(yōu)惠期之規(guī)定似又有為德不卒之感，恐有違本條立法初衷。 - 結(jié)論
按優(yōu)惠期的規(guī)定，其本意在於鼓勵(lì)專利之申請(qǐng)，不要因?yàn)樯暾?qǐng)前的發(fā)表事由，而阻礙專利之取得；另一方面，更鼓勵(lì)申請(qǐng)人在優(yōu)惠期期間內(nèi)，修正並製作專利文件，使其臻於完善。本文雖認(rèn)為專利公報(bào)之刊登，並不宜作為優(yōu)惠期事由中所指之刊物，然而新專利法於此並未如日本、韓國(guó)之專利法有明文規(guī)定，因此，第22條第3項(xiàng)第2款「因於刊物發(fā)表者」事由之解釋恐有待新法實(shí)施一段時(shí)間後，依累積的實(shí)務(wù)見(jiàn)解才能找到較合適的說(shuō)理。
