探討緣由
我國專利法關於專利要件之規定，係規定於現行專利法(92年版)第22條。其中，第1項關於新穎性之規定，係排除所請專利申請前已見於刊物或已公開使用、或申請前已為公眾所知悉之發明。而就前述申請前之情事， 如在其事實發生之日起六個月內提出專利申請，並符合以下事由：(1)因研究、實驗者；(2)因陳列於政府主辦或認可之展覽會者；(3)非出於申請人本意而洩漏者；則例外不喪失新穎性(同條第2項)。由於第2項各款事由僅排除新穎性之喪失，一般亦稱為新穎性優惠期事由。
- 新專利法(100年版)修正前述第22條之優惠期*規定，不但擴及新穎性與進步性(於設計專利者，為創作性)，亦新增「因於刊物發表者」之事由。亦即，於新專利法得主張優惠期之事由包含：(1)因研究、實驗者；(2)因於刊物發表者；(3)因陳列於政府主辦或認可之展覽會者；(4)非出於申請人本意而洩漏者。然而，於TIPO之審查基準草案(2013年版)中，將專利公報排除於「因於刊物發表者」之外，此一認定將影響專利申請人之權利甚鉅，而有進一步探討之必要。
*因該優惠期之適用範圍並非僅包含新穎性，不宜採用原有新穎性優惠期之名稱，今先暫採本法立法理由中之用語，稱為「優惠期」。 - 文義解釋
我國新專利法第22條之條文如下：
可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：- 申請前已見於刊物者。
- 申請前已公開實施者。
- 申請前已為公眾所知悉者。
發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。
申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：
- 因實驗而公開者。
- 因於刊物發表者。
- 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
- 非出於其本意而洩漏者。
申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。
當解釋該條第3項第2款「於刊物發表者」事由之「刊物」時，由於在同條第1項第3款「申請前已見於刊物者」中，亦包含「刊物」，則前後兩款之「刊物」本應作相同之解釋。依現行審查基準關於刊物之解釋，「專利法所稱之刊物，指以公開發行為目的，而以文字、圖式或其他方式載有技術或技藝內容的傳播媒體，不論其公開於世界上任一地方或以任一種文字公開均屬之。(頁2-3-8，2009年版)」亦即，該兩款之刊物均應包含臺灣與外國之各種刊物，尤其包含各國之專利公報。
進一步探究該條第3項第2款與第1項第3款所稱「刊物」的差異時，應同時考量同條第3項第4款事由「非出於其本意而洩漏者」。該第4款既概括包含所有非出於專利申請人之本意而公開之情形，則第3項第2款之刊物似應限縮於「出於專利申請人之本意而於刊物發表者」，否則即有重複規定之虞，此點尚與TIPO新審查基準草案(2013年版)之解釋意旨相同。
然而，由於新專利法之條文上並無進一步限定第3項第2款之「刊物」屬性，是以，從該條文之文義上，似無從推導出「專利公報並非出於專利申請人本意而刊出之刊物」之結論。
- 外國立法例
- 日本專利法
依日本專利法關於新穎性之規定，係排除所請發明申請前於日本國內外已公眾週知、已公開實施、以及已刊行於刊物或是透過網路而使公眾能利用之發明(日本專利法第29條第1項)。而該法於2012年4月1日起施行之(新穎性)優惠期事由，係區分為「違反申請權人本意之公開」(同法第30條第1項)以及「依申請權人本意之公開」(同條第2項)，並在第2項之條文中，進一步排除關於在各專利公報或商標公報上登載之事由，亦即，並不能以被登載在專利公報之事實，主張例外不喪失新穎性之優惠。
依日本專利法之條文，由於「在各專利公報或商標公報上之登載」係在第2項中被特別排除，因此該等事由在日本似被認為是因己意而公開，但是卻又明文排除之。 - 韓國專利法
依韓國專利法關於新穎性之規定，係排除所請發明申請前於韓國國內外已公眾週知、已公開實施、以及已刊行於刊物或是透過官方所限定之網路而使公眾能利用之發明(韓國專利法第29條第1項)。而該法之(新穎性)優惠期事由，係區分為「依申請權人本意之公開」(同法第30條第1項)以及「違反申請權人本意之公開」(同條第2項)，並在第2項之條文中，進一步排除關於依條約或法令而在韓國國內外之申請後公開或註冊公告等事由，亦即，與前述日本專利法相同，而並不能以被登載在專利公報之事實，主張例外不喪失新穎性之優惠。
依韓國專利法之條文，由於「各種專利因依法定程序之申請後公開」或「註冊公告」係在第1項中被特別排除，因此該等事由在韓國似被認為是因己意而公開，但是卻又明文排除之。 - 中國大陸專利法
於2009年10月1日施行之中國大陸專利法中，新穎性係指該發明或者實用新型不屬於現有技術、沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中(中國大陸專利法第22條第2項)。而其(新穎性)優惠期事由，係限定於在政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出、在規定的學術會議或者技術會議上首次發表、或他人未經申請人同意而洩露其內容(同法第24條)。亦即，並不能以被登載任何刊物(含專利公報)之事實，主張例外不喪失新穎性之優惠。 - 美國專利法
現行美國專利法**第102條關於新穎性之規定中，第102條(b)係規定：「在美國提出專利申請前一年前該發明已在美國或外國獲準專利或見於刊物(printed publication)、或已在美國公開使用或銷售」。從該項之反面解釋，例如，在美國之公開使用或銷售至系爭專利申請時並未超過一年，即不會因該項而喪失新穎性，致使該一年期間似成為一寬限期間。然而，依第102條之規定方式，如不符合其中一項，仍需考慮是否有該當於他項，且必須不符合全部的項次，才會被判斷為具有新穎性。是以，就前述之公開使用或銷售，至少尚須考量是否在發明前在美國國內已被使用(美國專利法Sec.102.(a))，方足以確認該事實是否造成新穎性之喪失。此與我國專利法規定中，只要符合規定之要件即例外不喪失新穎性，截然不同。另一方面，前述現行美國專利法中之「刊物」，並未排除任何專利公報。
而美國專利法於2011年的修正中，於第102條有相當幅度的變革。首先，該條重新將先前技術(prior art)區分成兩類定義：(1)在所請發明之申請日前已獲準專利、已刊載於刊物、已公開使用或經其他方法已使公眾能利用(同條(a)(1))；(2)在所請發明之申請日前已見於由他人所申請專利之專利公告或申請後公開(同條(a)(2))。其次，並分別訂定排除作為前述先前技術之要件，就前述(1)之先前技術，如其公開揭露係在所請發明之申請日前一年內，且為(A)由發明人/共同發明人、或其他直/間接自前者取得揭露內容之人所為之揭露；或(B)在此公開揭露前，所揭露內容已先由前述之人公開揭露；則排除其作為先前技術。而就前述(2)之先前技術，如其揭露係(A)從發明人/共同發明人取得所揭露之內容；(B)在揭露該內容之專利申請前，已先由發明人/共同發明人、或其他直/間接自前者取得揭露內容之人公開揭露；或(C)截至所請發明申請日為止，所揭露內容與所請發明係為相同人所有，或有義務讓予相同人；則排除其作為先前技術。
由於現行美國專利法第102條(b) 之規定，並未排除任何專利公報；而依前述美國專利法修正之內容，其(新穎性)優惠期之規定方式，已類似於各國之規定，亦即，直接將符合要件的公開揭露，排除作為先前技術。其中，依修正後第102條(a)(2)，雖然將他人所申請專利之專利公告或申請後公開公報單獨規定，惟該款顯然不包括「本人」所申請專利之專利公告或申請後公開公報。則美國專利法修正案究竟如何看待「本人」所申請專利之專利公告或申請後公開公報，恐待該法於2013年3月後所出現之相關判例，才會有較具體的依據。
**美國專利法已於2011年9月通過修正，而關於新穎性部分之修正，將於2013年3月開始施行。 - 歐洲專利公約
於歐洲專利公約中，新穎性的先前技術主要包含所請發明申請前藉由書面或口頭描述、公開使用、或是其他方法致使公眾得以利用之技術(歐洲專利公約第54條第2項)。而其(新穎性)優惠期事由，係指相對申請人或繼承人之明顯違背使用，或是陳列於依公約由官方主辦或官方認可的國際性展覽(該公約第55條)。亦即，並不能以被登載任何刊物(含專利公報)之事實，主張例外不喪失新穎性之優惠。 - 小結
本文的目的在於探討「專利公報」是否為我國新專利法第22條第3項第2款之「刊物」，甚至是否為「出於專利申請人本意而刊出之刊物」。如參考日本、韓國之規定，其似將專利公報認定於依專利申請人本意而刊出之刊物，然而於該國之條文中，又明文特別排除專利公報作為優惠期之事由。至於其他國家關於新穎性優惠期之規定，均尚未列入「刊物」而與臺灣有異，恐難做為解釋臺灣之參考。
- 日本專利法
- TIPO審查基準草案之評析
首先，從專利法之基本精神來考量，是否應將專利公報列入出於專利申請人本意而刊出之刊物，而將其作為排除喪失新穎性或進步性之事由？
由於我國專利法具有優先權之規定，亦即「就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」如主張優先權之專利申請案，其專利要件之審查，以優先權日為準；如超過前述期限而不能主張優先權者，其專利要件之審查，則以申請日為準。
因此，就優先權為考量時，例如：某專利先於A國申請專利，於超過可主張優先權之期限後，始在臺灣以相同專利在臺灣申請專利。該申請案由於已超過優先權期限而不得主張優先權，當A國對應案在臺灣對應案申請前已公開於A國專利公報時，本得作為臺灣對應案之先前技術。但是若將A國專利公報列入新專利法第22條第3項之「於刊物發表者」之事由，而在新穎性與進步性上排除以該專利公報作為臺灣對應案之先前技術，無形中似變相賦予臺灣申請案主張優先權效力，讓本應在臺灣讓公眾享有的技術，卻由申請人獨得，似有不公平之處。因此，若從專利授予之公平性而言，TIPO審查基準草案(2013年版)之結論，認為專利公報不屬於出於專利申請人本意而刊出之刊物，不得據以作為喪失新穎性與進步性之例外是由，似有可採之處。
然而，該審查基準草案中之理由為：「若申請專利之發明於專利公報公開言技術內容，由於係申請人申請專利所導致者，與申請人因己意於刊物發表技術內容之情形不同，故不得主張本情事。」按任何在專利申請前的發表或公開都有其商業上或學術上之目的，為何僅排除申請專利之目的？依前述審查基準草案，似有意將此種情形歸類於優先權的考量，而非優惠期之考量。但是對照於日本、韓國係在法律條文中明確排除專利公報，臺灣僅以解釋的方式限制人民之申請專利權利，似已超過法律文字解釋上所能授予行政機關之範圍，恐有憲法上之疑慮。
另一方面，如鑒於優惠期的期限規定，而在解釋上將所謂「己意」限定於申請人得依自己的意思決定是否於該日期進行發表公開，而非由第三人或機關來決定發表公開之日期，則在許多學術論文的期刊投稿，亦因期刊審編程序而致生刊登日期的不確定性，似亦應排除於「出於專利申請人本意而刊出之刊物」之外。但是若將此等學術期刊的刊登排除，則優惠期之規定似又有為德不卒之感，恐有違本條立法初衷。 - 結論
按優惠期的規定，其本意在於鼓勵專利之申請，不要因為申請前的發表事由，而阻礙專利之取得；另一方面，更鼓勵申請人在優惠期期間內，修正並製作專利文件，使其臻於完善。本文雖認為專利公報之刊登，並不宜作為優惠期事由中所指之刊物，然而新專利法於此並未如日本、韓國之專利法有明文規定，因此，第22條第3項第2款「因於刊物發表者」事由之解釋恐有待新法實施一段時間後，依累積的實務見解才能找到較合適的說理。
