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美國新發明專利法案簡介(二)

美國新發明專利法案簡介(二) 1

B. 2011年9月26日起生效之規定

  1. 向USPTO申請費用之提高
    自2011年9月26日起向美國USPTO申請專利之費用,包括專利申請案等大約增加15%。
  2. 優先審查
    根據美國舊專利法,請求專利加速審查的事由可為發明人超過65歲或有侵權發生等理由,另外專利申請人亦得利用PPH(Patent Prosecution Highway)而請求加速審查。
    根據新發明法案,則如申請專利範圍之請求項不超過4項,總項數不超過30項申請人即可額外繳交US$4,800.-(小實體US$2,400.-)而請求優先審查,USPTO對此優先審查案預計可在1年內發出審查意見書。

C. 2011年11月15日起生效之規定

  1. 電子申請案之獎勵
    自2011年11月15日起未以電子申請方式向USPTO提出之專利申請案,應額外支付US$400.-(小實體US$200.-)之附加費。

D. 2012年9月16日起生效之規定

  1. 受讓人可以申請專利
    美國在修法前係現今世界上仍採先發明(first-to-invent)主義之國家,因此在美國申請專利必須由發明人簽署「宣誓宣言書」提出申請專利,申請同時或日後,發明人可簽署讓渡文件予受讓人(assignee)並在USPTO登記。
    新的AIA法案則規定如發明人已將發明讓予他人或有讓予他人義務時,受讓人可以其名義提出申請,而不必先以發明人名義申請再辦讓渡之手續。因此對於雇用發明之公司則可以直接以公司名義提出申請以節省時間及費用。
  2. 受讓人可提出替代聲明以替代發明人之宣誓書
    根據舊的美國專利法,只有發明人有權提出專利申請案,而且發明人必須提出宣誓宣言書(Oath and Declaration)。
    新的AIA法案則改為受讓人可以其名義申請,雖然發明人仍需提出宣誓宣言書。但是如果因發明人死亡、無行為能力或者拒絕簽署時,則受讓人可以繳交替代聲明以替代所須之發明人之宣誓宣言書。
  3. 第三人提供資訊期間限制之緩和
    根據舊專利法案,第三人可在專利審查期間向審查官提出習知技術之資訊,惟其提呈期間規定甚嚴。
    AIA則放寬此一提供資訊期間之期限,而所謂習知技術可為專利公報或其他出版物等。值得注意的是,新的AIA法案中將舊法中規定之美國以外之公開使用販售不視為習知技術的「相對新穎性」改成「絕對新穎性」,但其不含發明人於申請前一年內所揭示之技術(此項生效日為2013年3月16日)。
  4. 第三人對已準專利之挑戰
    根據美國舊專利法,挑戰專利無效可藉提起再審查(re-examination)(含Inter Parte Re-examination即雙方當事人系再審查及Ex Parte Re-examination即單方當事人系再審查)而為之。
    在AIA新法案中則將其改為「核準後復審post-grant review」、「雙方當事人系復審inter parte review」及「補充審查supplemental examination」。又挑戰之第三人不可以匿名,同時在「核準後復審」及「雙方當事人系復審」中,其他相關之USPTO程序、民事訴訟、ITC訴訟均需暫時停止。
    所謂「核準後復審」必須在美國專利核準或再發證後9個月內提出,第三人可根據法定可專利性理由對該專利有效性提出質疑。
    而「雙方當事人系復審」即修法前之「雙方當事人系再審查」,其必須於「核準後復審」法定提出時間9個月過後或「核準後復審」程序完結後才可提起。至於「單方當事人系復審」即為修法前之「單方當事人系再審查」。上述「核準後復審」及「雙方當事人系復審」均必須符合請求人具有合理可能勝訴為由才可提出。
    且原來美國的Patent Board of Appeals and Interferences改名為Patent Trial and Appeal Board(專利審判及上訴委員會),專司上訴、衍生訴訟(derivation proceedings)、核準後復審及雙方當事人系復審程序。
    又補充審查部分請見下列16項。
  5. 商業方法專利的暫時方案
    美國對商業方式的發明如僅係抽象的概念式發想雖不能獲準專利,惟如結合資訊處理之技術則在一定條件下可獲準專利。但因商業方法專利其實質影響力極大,因此在新的AIA法案中對於商業方法專利賦予除通常之「核準後復審PGR」外,暫定有8年期間之PGR制度,有效期間至2020年9月16日為止。