美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, HR 1249)(簡稱AIA)於2011年9月16日由美國總統簽署,此係美國自1952年來最大的專利法修正案。該法中之修訂或新增條款依不同條款而其生效日亦不同。茲簡介如下:
施行日 | 內容 |
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2011年9月16日 | 1. 最佳模式揭露之要件 |
2. 先使用權範圍之擴大 | |
3. 專利標示 | |
4. 有關稅務策略的發明 | |
5. 有關人體器官的發明 | |
6. 微實體申請專利費用之減免 | |
7. 訴訟當事人之合併 | |
2011年9月26日 | 8. 向USPTO申請費用之提高 |
9. 優先審查 | |
2011年11月15日 | 10. 電子申請案之獎勵 |
2012年9月16日 | 11. 受讓人可以申請專利 |
12. 受讓人可提出替代聲明以替代發明人之宣誓書 | |
13. 第三人提供資訊期間限制之緩和 | |
14. 第三人對已準專利之挑戰 | |
15. 商業方法專利的暫時方案 | |
16. 補充審查 | |
17. 律師意見 | |
18. 重要製品的優先審查 | |
2013年3月16日 | 19. 先申請制度之採行 |
20. 衍生訴訟程序 |
以下對此次美國發明專利法案重要修正要點略述如後:
A. 2011年9月16日起生效之規定
- 最佳模式(Best mode)揭露之要件
舊美國專利法中規定,專利說明書如未揭露最佳模式則該專利可能被依同法§282規定宣告為無效。惟在新法中則僅僅專利說明書未揭露最佳模式,該專利並不會作為被宣告無效的事由。但是依美國專利法§112規定,美國專利申請案的發明人仍須揭露該發明的最佳模式。 - 先使用權範圍之擴大
在舊法中,僅對商業方法專利承認有先使用權。在新法中則將其規定大幅改正。須注意的是,大學及技術移轉機構並不得主張先使用權,而且第三者要主張的話,必須在有效申請日(或公開日)1年以前即開始商業使用。 - 專利標示
專利標示可以分為二部分,即虛偽標示(false marking)及虛擬標示(virtual marking)。
根據舊法,如專利標示和實情不符(含標示已過期之專利),任何人可對專利權人訴追,所得罰款一半歸起訴人,一半歸美國政府。惟在AIA新法中則規定僅有和虛偽標示之專利權人有競爭並受到損失的人及美國政府才可以起訴,且已過期專利標示不屬於虛偽標示。
又根據舊法僅在專利權人有標示專利之情形下才能獲得侵權賠償。新法則增加專利標示可使用虛擬標示,即通過無償向公眾公開之網際網路(網址)揭露,而公眾向該網際網路網址可以查到該專利之具體資料即可認為有作虛擬標示。 - 有關稅務策略的發明
AIA§14規定稅務策略不準專利,惟其不包含單純用來準備報稅、財務管理之方法或電腦程式及系統。 - 有關人體器官的發明
AIA§33規定人體器官不準專利。 - 微實體(micro entities)申請專利費用之減免
舊法規定專利申請人分為大實體,即員工人數500人以上之法人;小實體,即自然人或員工500人以下之小企業;小實體申請人得享有專利規費50%之優惠。
新AIA法中則更導入微實體,意指申請人滿足:
(1)小實體資格;(2)不得以前有以發明人名義列名在4件以上美國專利申請案中;(3)申請專利前一年總收入不超過美國平均家庭收入之3倍;(4)不得將專利申請案轉讓予申請專利前一年總收入超過3倍美國平均家庭收入的實體。
微實體專利申請人,其在美國專利申請案規費得減免75%。 - 訴訟當事人之合併
新AIA法中規定多個侵權被告合併審理必須基於多個被告的侵權行為係來自共同交易使用、進口或銷售同一產品之共同事實,否則不可合併審理。