我國發明專利之專利權保護期間為自其申請日起算20年屆滿。對於醫藥品或農藥品專利,在上市前其皆需向衛福部食藥署或農業委員會申請取得許可證,導致其實施專利之期間往往更為縮短。為此我國專利制度提供專利權人可向智慧財產局提出專利權期間之延長申請,以補償為取得許可而無法實施專利之期間。依據專利法第五十三條至五十七條(2011年12月21日修正發布,2013年1月1日施行)、「專利權期間延長核定辦法」(2018年4月11日修正發布,溯自2018年4月1日實施)及「專利權期間延長審查基準」(2018年4月11日修正版),將現行專利權期間之延長相關規定,簡要說明如下。
- 延長申請案必須為醫藥品(動物用藥品除外)、農藥品或其製造方法且經審定核準取得之發明專利,並為實施專利而依法應取得許可證者。
- 延長申請人可為專利權人或專屬被授權人(不限於向智慧財產局完成授權之登記,但需檢送專利權人與專屬被授權人彼此間之授權文件)。
- 延長申請的法定期間為取得第一次許可證後三個月內,且不得在專利權期間屆滿前六個月內(第一次許可證係以許可證記載之有效成分及用途合併判斷,如有效成分依不同用途各自取得之最初許可,則需選擇其一來申請專利權期間延長)。
- 第一次許可證之持有人可為專利權人、專屬或非專屬被授權人,如該持有人非專利權人,延長申請人應提出文件證明二者具有同一法人格或申請延長時已完成授權事實。
- 同一發明專利權僅能就依一件許可辦理申請一次延長期間。
- 延長期間之範圍為許可證記載之有效成分及用途所限定之範圍(亦即須為專利案請求項所涵蓋),至於申請專利範圍中有記載而許可證未記載之其他物或用途/製法,不在延長期間之範圍內,所以專利權延長期間之範圍並非全部申請專利範圍。
- 延長期間以「日」為單位計算,超過五年者,以五年為限,自專利公告日起算至取得許可證之期間,包括國內外臨床試驗期間(指醫藥品)或田間試驗期間(指農藥品)和許可證查驗登記審查期間之合計(需扣除可歸責於申請人之不作為期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗查驗登記重疊期間)。
- 延長申請書需記載許可證之日期、有效成分及用途、與申請專利範圍之關連性,暨試驗及查驗登記審查之期間和其等起/訖日期,並檢附許可證影本及申請許可之試驗及查驗登記和其等起/訖日期之清單及證明等相關文件(延長核定辦法已將原規定應備具的國外核準延長期間的證明文件刪除而無需附呈),且繳付申請延長規費NT$9000。
- 任何人對於經核準延長發明專利權期間認為有不符相關規定者,可附具證據向智慧財產局提出舉發,經舉發成立確定者,原核準延長之期間,視為自始不存在(如舉發事由為核準延長之期間超過無法實施之期間,則經舉發成立確定者,就其超過之期間,視為未延長)。
由於一件發明專利案僅能使用第一次許可證辦理一次專利權期間之延長,而專利案經公告取得之專利權無法分割,所以申請人可在考量專利布局時於專利案審查中或審定核準未公告前先申請分割為個別申請案,以便取得專利權後可分別辦理延長申請。