為促進我國綠能產業發展，智慧財產局已於本月中旬宣布將綠能技術納入申請加速審查方案(事由4)，並自103年1月1日起受理申請。

按臺灣之綠能相關技術發明專利申請案截至2013年3月已有7264件，以申請人國籍分類，本國申請人占58%，外國申請人當中以日本人20%和美國9%為主；就產業別分類，則以LED照明、太陽能及燃料電池居多。

智慧財產局對於綠能技術之定義或範疇並無特別界定或限制，其符合以下基本條件即可：

• (1) 涉及節省能源技術、新能源、新能源汽車等技術領域；
• (2) 涉及減碳技術及節省能源使用之發明。

申請人以綠能技術申請加速審查所需之文件和規費如下：

• A) 所請發明為綠能相關技術之說明(敘明其申請案之申請專利範圍或說明書等內容和綠能技術之關聯性)或佐證文件(例如由國家資助為綠能相關範疇研究計畫之證明文件)
• B) 新臺幣4,000元整。

智慧財產局對於目前發明專利申請案之第一次審查意見通知期間平均為29個月，惟如申請人提出上述AEP申請，預估第一次審查意見通知將縮短為約9個月。

臺灣自103年1月1日起加入綠能技術專利加速審查制度

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按申請人除了於專利申請時必須同時聲明優先權主張，也必須於法定期間內檢送優先權證明文件。目前智慧財產局和大部分國外專利局所核發之優先權正明文件係以紙本為主，然而美日歐等國在數年前已開始實施優先權證明文件之電子交換，因此我國為配合今年一月一日起實施之專利新法而修正公佈之專利法施行細則第二十六條，其中已增訂第三項對於優先權證明文件電子交換之規定。

對於上述優先權文件之電子交換，亞東關係協會與日本交流協會已於今年11月5日簽署優先權文件交換相互合作瞭解備忘錄，雙方達成協議依智慧財產權協定(TRIP)主張優先權之專利申請所必備之優先權文件進行電子交換作業(Priority Document Exchange，簡稱PDX)，以取代製作紙本文件之時間與成本，減輕雙方申請人在對方國內申請專利程序作業，也藉由雙方審查人員透過線上取得和查閱他國之優先權證明文件，而加速審查作業，提升行政效率。經濟部遂於11月18日公佈訂定「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」，並自102年12月2日生效，而智慧財產局也於網站上張貼臺日優先權證明文件電子交換作業Q&A。茲整理相關重點如下:

1. 臺日雙方優先權明文件電子交換目前只適用於發明或新型專利申請案，設計專利和商標未納入交換，而所主張之優先權基礎案也必須為發明或新型專利申請案。另，依專利合作條約規定以日本特許廳為受理局所提出之PCT申請案也不在電子交換範圍(在日本之國內發明或新型專利申請案到臺灣申請發明或新型才適用電子交換)。
2. 申請人如就先申請案(基礎案)向智慧財產局申請專利，再到日本特許廳申請日本專利並主張臺灣案優先權，則智慧財產局為受理優先權基礎案之第一局，而日本特許廳為第二局; 申請人如就先申請案(基礎案)向日本特許廳申請日本專利，再到智慧財產局申請臺灣專利並主張日本案優先權，則日本特許廳為受理優先權基礎案之第一局，而智慧財產局為第二局。無論何者，申請人如果為了節省申請紙本優先權文件之費用等原因，可向第一局申請核發取得優先權文件之「存取碼(Access Code)」，再於法定期間(最早之優先權日後16個月內)向第二局提送該存取碼，以替代紙本優先權文件。
3. 為鼓勵申請人採用優先權證明文件電子交換方式，智慧財產局已提供「優先權證明文件申請書」供申請人填寫並勾選「申請優先權證明文件存取碼」，不需繳納規費 (該申請書也可用於申請紙本優先權，但需繳納規費NT$1000)。智慧財產局於收文後20個工作天左右核發存取碼通知函(如係送快辦，則約3至5個工作天核發)。臺日雙方優先權文件存取碼之格式為以四碼顯示(英文+數字，例如A123)，但因日方於今年四月修正之前使用十碼，故日方之存取碼會有四碼和十碼二種。?
4. 對於申請人已向日本特許廳申請日本專利，再於該日本案申請日起12個月內到臺灣向智慧財產局申請專利並主張日本基礎案優先權者，得於智慧財產局所提供之發明或新型專利申請書聲明主張優先權之欄位，填寫該基礎案之受理國家、申請日、申請案號、專利類別、存取碼，如尚未取得日本特許廳發給之申請案號或優先權存取碼，可於法定期間(最早之優先權日後16個月內)補正。
5. 智慧財產局與日本特許廳每月預計進行二次優先權電子交換作業，故申請人提送存取碼後，智慧財產局約15日左右可以向日本特許廳取得優先權文件之電子加密檔案。倘若申請人提供之存取碼或基礎案申請號有錯誤等，智慧財產局將通知申請人，限期二個月內補正正確存取碼或基礎案申請號，或補送紙本優先權證明文件，屆期未補正或補送者，視為未提出優先權證明文件。

臺灣與日本之專利優先權證明文件電子交換要點

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根據PPH MOTTAINAI計劃，只要臺灣或西班牙之任一國之專利局已有審查結果（核準），專利申請人即可據以向另一國提出PPH申請，而使專利申請案加速審查。

此次簽署之PPH MOTTAINAI其要件較通常之PPH計劃為寬：1) 如臺灣申請案為西班牙案之優先權基礎案而西班牙案較早核準，仍可向臺灣申請PPH；2) 如臺灣及西班牙案均具有相同之國際優先權基礎案，如西班牙案已先審查核準，在臺灣亦可提出PPH申請。

又在臺灣根據上述申請前述PPH案時必須滿足下列條件：

• 1) 臺灣申請案及西班牙案具有相同之國際第一次申請之申請日；
• 2) 西班牙案應有一或多項請求項為SPTO核準；
• 3) 臺灣案之請求項必須對應於西班牙案已核準之一或多項請求項；
• 4) 臺灣案已接獲TIPO通知即將進行審查且尚未發行第一次審查意見書。

須注意者，申請PPH MOTTAINAI時須檢附下列文件：

• 1) SPTO所發行之西班牙之OA影本及其中／英譯本；
• 2) SPTO核準之西班牙案申請專利範圍及其中／英譯本；
• 3) SPTO對西班牙案引據案之非專利文獻（不必中譯）；
• 4) 臺灣案與西班牙案之申請專利範圍對應表。

臺灣與西班牙專利審查高速公路自2013年10月1日起試行

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1. 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核準審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。
2. 申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。
3. 發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

由於新型專利申請案採形式審查，一般約在申請後6個月即能取得專利權；相對來說，發明專利申請案取得專利之時間，大致上都在申請日3到5年以後。新型專利的專利權取得不但早於發明專利之專利權，且在2013年6月11日的修正中，更採用權利接續制，自發明專利公告之日(發明專利專利權取得之日)新型專利權始予消滅，使得新型專利與發明專利的專利權能彼此銜接。申請人如能適當的安排，將有助於整體專利權之佈局。以下，進一步分析發明專利與新型專利同時申請之策略。

1. 得同時申請之要件
   新型專利之標的限於對物品之形狀、構造或組合之創作。而僅屬抽象的技術思想或觀念，例如：物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、構造的化學物質、組成物，均不符合新型專利之定義。因此，在發明專利與新型專利同時提出申請時，必須適度地調整二者之申請專利範圍之內容，以各別符合發明及新型專利之要件。如發明專利僅包含方法發明時，則恐不適合考慮發明專利與新型專利同時提出申請。
   依修正後的專利法第32條，同時提出發明專利與新型專利之申請，必須在申請時分別聲明；且申請人於智慧財產局通知時，應於期限內就發明專利與新型專利擇一。如未分別聲明(包括二案皆未聲明及其中一案未聲明)，或是屆期未擇一，均將不予發明專利。
   另一方面，同條第3項規定新型專利權如於發明專利審定前已當然消滅或撤銷確定者，亦不予發明專利。針對此項事由，智慧財產局於2013年6月19日之研討會中有進一步之討論，可供參考。依發明專利的申請程序，由於發明專利之審定與其公告之間，尚有數日到幾個月的時間，因此，如經智慧財產局審查確認申請案符合第32條之規定時，將於發明專利核準審定前，通知申請人限期擇一；而申請人選擇發明專利後，智慧財產局會對發明專利發出核準審定書，並於申請人就發明專利繳納第一年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。但如智慧財產局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定，則該發明專利應不予公告。亦即，依該決議之內容，新型專利權不但在發明專利審定前必須存在，且到發明公告之日為止亦必須存在。此討論意見與法條稍有差異，申請人必須特別注意。
   其中，最容易為權利人所疏忽者，可能是年金之繳納。由於發明專利審定前，新型專利早已取得專利權，專利權人有繳納年金的義務，以維持專利權。2013年1月1日開始施行的專利法中雖然導入年金未付之專利權回復制度(專利法第70條第2項)，然而，該專利權已於6個月之年費補繳期限屆滿時，溯及自原繳費期限屆滿後當然消滅。亦即，新型專利權在6個月之年費補繳期間內，尚未發生當然消滅之法律效果。至已逾6個月補繳期間，討論會中有意見認為新型專利權已當然消滅，則發明專利應不予專利。惟，討論會的多數意見認為如發明專利審定時，新型專利業經準予回復專利權而有效存續者，仍應通知申請人限期擇一。
2. 發明專利審查對新型專利之影響
   依現行審查實務，發明專利於審查程序中，常基於審查意見所引用的引證案，而修正其申請專利範圍，如此將致使同時提出的新型專利與發明專利之權利範圍不同。
   由於發明專利進行實體審查時，新型專利多已取得專利權。因此，如要迴避引證案所揭露的技術內容，新型專利僅能進行更正，而同一時間下的發明專利，尚可進行修正。依專利法之規定，「修正」之進行，原則上「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」 (專利法第43條第2項)；相對來說，「更正」之進行，除前述之限制外，更限於「請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、或不明瞭記載之釋明」(專利法第67條第1項)，且「不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」(專利法第67條第4項)。因此，發明專利於接受審查意見時，雖尚可依說明書所揭露的內容，對申請專利範圍進行修正，再取得專利；但是新型專利將有可能因更正之限制，而不能採用和修正後發明專利申請專利範圍相同之範圍。如此，將致使新型專利與發明專利之權利範圍不同。
   因此就與發明專利同時申請的新型專利而言，除競爭者可能提出之舉發理由外，發明專利審查程序中的審查意見與修正，或是發明專利公開後第三人所提供之陳述意見，嗣後均有可能作為對新型專利提出舉發之舉發理由。同時，縱然新型專利權因對應之發明專利公告而消滅，利害關係人仍得對其提出舉發(專利法第120條準用第72條)
3. 權利主張之考量
   當新型專利與發明專利同時申請後，兩者將先後取得專利權。其中，在申請大約6個月後，新型專利即能取得專利權，而在申請18個月後，發明專利將被公開。
   依專利法規定，自發明專利公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金；對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人亦同。另一方面，由於此時已經取得新型專利權，依2013年6月11日所修正之專利法規定，權利人僅得就前開之發明專利補償金與新型專利之侵權賠償間擇一主張之。
   由於新型專利僅有形式審查，因此專利法特別規定，「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。(專利法第116條)」且「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。(專利法第117條)」如再考量前述新型專利恐因與發明專利權利範圍不同而遭受舉發之情形，則於對應發明專利公開後，似仍以優先主張發明專利之補償金為宜。
4. 一案兩請的利害比較
   依發明專利的審查程序，得於提出申請後三年內申請實體審查，而依現行審查實務，除可適用加速審查或PPH制度者外，大致上都在申請日3到5年以後才會進行審查。相對來說，新型專利僅採形式審查，一般約在申請後6個月即能取得專利權。一案兩請的好處在於，可以快速地取得新型專利權，並於取得發明專利後，延續專利之保護。對於產品週期較短的專利商品，相當有利。
   然而，在採用一案兩請制度時，恐有些策略上的疑慮。首先，由於新型專利有逆向求償的機制，在專利權行使上，多數人仍以發明專利為首選。但是，一案兩請的制度上，如不能維持新型專利權之存在，則亦不能取得發明專利，將大幅提高新型專利的維護成本。例如，如競爭者自新型公告起即對該新型專利提出舉發，則為了嗣後取得發明專利權，新型專利權人不但必須提出答辯，甚至必須持續參與訴願、行政訴訟等程序。而且，如新型專利不能採用和發明專利經實體審查程序相同之方式進行更正，將大幅提高新型專利於消滅後(專利公告後)被舉發撤銷的機會。如此，當初為能盡速取得專利保護而採取一案兩請，最後仍只剩發明專利之保護，而不能達到制度設計之初衷。
   另一方面，一案兩請在制度上似乎尚不完整。目前該制度規定，發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，(發明專利申請案)不予專利。惟申請人是否可以嗣後反悔不欲進行一案兩請，例如：如一案兩請後，是否可單獨撤回新型專利？該日後撤回新型專利是否會因而影響發明專利權之取得？如發明專利嗣後之修正，致使發明專利與新型專利並非相同創作，則發明專利之取得是否仍受限於新型專利權之維持？凡此諸多之疑點，均尚待實務累積後，才能有確定之意見。

新型專利與發明專利同時申請之策略簡介

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按中國至2012年底商標累計申請量為1136萬件，註冊量為765.6萬件，有效註冊商標為640萬件，位居世界第一。

本次商標法修正案主要內容為：

1. 增加商標申請人方便性：
   • 追加「聲音商標」得申請註冊。
   • 增加「一案多類」申請方式。
   • 承認「電子申請」方式。
   • 增加商標局與申請人審查溝通程序。
   • 增加商標審查與審理工作之法定期限。
   • 重新構建商標異議程序─以先權利為由提出商標異議的主體由「任何人」修改為「先權利人或利害關係人」，商標局經審理認為異議理由不成立者將直接準予商標註冊。
2. 維護公平競爭的市場秩序：
   • 規定只有商標局、商標評審委員會及人民法院在具體案件審理過程中才能認定馳名商標。又明確規定「馳名商標」之字樣不能用於廣告宣傳、展覽及其他商業活動。
   • 規定如將他人未註冊之馳名商標或註冊商標作為企業名稱中的字號致誤導公眾者，屬於不正當競爭行為。
   • 明確禁止搶註因為業務往來等關係而明知他人已在先使用之商標。
   • 規定商標註冊人不能證明前三年實際使用者，侵權人不承擔賠償責任。
   • 增加商標代理機構的法律責任，應保守委託人之商業秘密，不得代理具有搶註情形之商標註冊申請案，不得註冊除對其代理服務申請以外的商標。
3. 加強商標專用權保護：
   • 明定故意為侵權提供便利條件幫助他人實施侵犯商標專用權行為者，屬於商標人侵權行為。
   • 提高商標侵權行為罰款數額、增加商標侵權行為的法定從重處罰情節。
   • 對五年內有二次以上商標侵權行為或有嚴重情節者，從重處罰。
   • 對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重者，可判定懲罰性賠償。
   • 人民法院可責令侵權人提供與侵權行為相關之帳簿資料。
   • 人民法院可酌情判定之法定賠償額上限50萬人民幣提高為300萬人民幣。

(摘自中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局網站)

中國修正商標法自2014年5月1日起實施

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